Захист доменного імені - 3 основних способи

Сьогодні більшість проектів починається зі створення сайту і реєстрації доменного імені. У міру розвитку бізнесу домен стає частиною бренду і генерує прибуток.

Європейські країни розглядають домен як об'єкт права інтелектуальної власності. В українській юрисдикції знайдеться практика, коли суди інтерпретують право на домен як право користування. Питання в стратегії захисту права на домен. Вибір залежить від виду спору і способу захисту. Важливо, які вимоги пред'явлені і яка інституція розгляне спір. З цими питаннями розберемося далі.

Види доменних спорів

• Кіберсквотинг. Правопорушник реєструє домен, що повторює чужу торговельну марку. Іноді власники прав на об'єкти інтелектуальної власності не ініціюють позови в суді або арбітражі і викуповують домен. Так кіберсквотери отримують прибуток від незаконних дій. Часто правопорушники використовують домен в комерційних цілях. Наприклад, розміщують на сайті рекламу.

У жовтні 2020 року Bytedance Ltd. (Власник TikTok) виграв доменний спір проти A.D.. Відповідач зареєстрував домен <tiktok.fail> для сайту, який дозволяв завантажувати контент з TikTok. A.D. використовував товарний знак і логотип позивача, вводив в оману. За рішенням арбітражу <tiktok.fail> переданий власнику торгової марки - Bytedance Ltd.

• Тайпсквотинг - реєстрація доменів, співзвучних з торговими марками.

У 2011 році корпорація «Google» виграла справу проти ТОВ "ГОУ ОГЛЕ". Відповідач був власником торгової марки «GoOgle» і зареєстрував доменне ім'я <google.ua>. Суд постановив, що торгова марка "GoOgle" схожа настільки зі знаком позивача "GOOGLE", що їх важко розрізнити. Наявність фонетичної схожості безсумнівна. Свідоцтво на товарний знак ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" було визнано недійсним, а домен переданий корпорації «Google». Відповідача не врятувало навіть те, що торговельна марка зареєстрована для інших послуг: організації зустрічей, шлюбних агентств.

Способи захисту

Суд

Власник прав на торговельну марку звертається до суду з вимогою заборонити її незаконне використання в доменному імені.

Як відсудити домен?

Щоб подати позов до суду, необхідно відповісти на запитання:

• хто власник торгової марки?

В першу чергу юрист з доменних спорів перевірить факт документального підтвердження прав інтелектуальної власності.

Права на торгову марку підтверджуються свідоцтвом на товарний знак. Відразу скажемо, що реєстрація торгової марки убезпечить від тривалих розглядів та складного процесу доказування. У Законі «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що свідоцтво надає власнику право забороняти використовувати зареєстрований знак без його згоди.

Словесне визначення розміщується в домені для залучення уваги споживача, тобто з комерційною метою, і є виключною компетенцією правовласника. Тому для використання позначення іншою особою необхідний дозвіл власника торгової марки.

Що робити, якщо потрібен захист доменного імені, але торгова марка не зареєстрована? В такому випадку судовому процесу передує процедура реєстрації торгової марки.

• хто відповідач?

З позовом звертаємося до реєстранту і реєстратору.

Розберемося з учасниками процесу на прикладі. У суді слухається справа компанії «Mary Kay» проти І.Я. і приватного підприємства «ФРІХОСТ», де І.Я. - реєстрант, приватне підприємство «ФРІХОСТ» - реєстратор.

Отримати інформацію про реєстранта можна:

1. за допомогою сервісу WHOIS. Але, якщо реєстрант фізична особа, як у справі «Mary Kay», отримати інформацію не вийде. Сервіс надасть її в знеособленому вигляді, захищаючи персональні дані.
2. за допомогою адвокатського запиту або витребування інформації судом.

У справі Т.С. проти ТОВ «Економ-Схід» реєстратор (ТОВ «Хостіна Україна») не надав суду інформацію про клієнта. ТОВ «Хостинг Україна» зазначив, що товариство не вимагає документів при реєстрації. Клієнту достатньо повідомити прізвище, ім'я, по батькові та контакти: електронну пошту і номер телефону. Товариство не перевіряє актуальність, достовірність, повноту і точність наданої інформації. Реєстрант може вказати неповні або неправдиві дані. Суд визначив, що така політика надання послуг суперечить правовій природі угоди. Договір не може укладатися з анонімним, вигаданим ім'ям, не вимагаючи документів, що засвідчують особу. Тому сміливо можемо говорити про обов'язок реєстратора ідентифікувати реєстранта. А в разі виникнення спору - надати про нього інформацію.

• які вимоги заявити?

Позовні вимоги не можуть суперечити законодавству, тому важливо правильно їх сформулювати.

Варто просити суд зобов'язати правопорушника припинити порушення прав інтелектуальної власності та передати домен позивачеві. У справі «Mary Kay» позивач просив зобов'язати І.Я. припинити порушення прав на торговельну марку шляхом заборони використовувати позначення в мережі Інтернет та у домені.

Також компанія «Mary Kay» звернулася до приватного підприємства «ФРІХОСТ» з вимогою передати доменне ім’я «mary-key.com.ua» корпорації.

Процес передачі передбачений в «Регламенті публічного домену». Документ розроблений ТОВ «Хостмастер», адміністраторами публічних доменів і реєстраторами. У судовій практиці регламенту присвоєно статус звичаю ділового обороту.

Регламентом передбачено, що зміни щодо статусу доменного імені здійснює виключно реєстратор. Значить, вимоги по переделегування заявляються до реєстратора.

До суду звертаються з клопотанням про забезпечення позову - про обмеження передачі доменного імені на користь інших осіб на час слухання справи. Якщо не заявити клопотання, відповідач може ініціювати делегування домену іншій особі, яка не є стороною у справі. Це ускладнить і затягне процес.

Обравши суд як інституцію для захисту домену, будьте готові, що судова процедура триватиме від року та довше. Наприклад, справа «Mary Kay» пройшла три інстанції і слухалася довше 2-х років. Але у грудні 2020 року касаційний суд вирішив, що компанія помилилася при виборі суду. Позов подали до цивільного суду, а мали до господарського. Виходить через 2 роки спір так і не вирішили.

Розгляд спору в арбітражних центрах

Некомерційна організація The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), яка адмініструє систему доменних імен на міжнародному рівні, розробила адміністративну процедуру розв'язання доменних спорів.

Розглядати спори уповноважені:

1. WIPO Arbitration and Mediation Center;
2. The National Arbitration Forum, NAF;
3. CPR Institute for Dispute Resolution;
4. Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, ADNDRC.

Як приклад розберемо UA-DRP процедуру WIPO Arbitration and Mediation Center (Центр ВОІВ).

Власник торгової марки може звернутися у WIPO Arbitration and Mediation Center для вирішення спорів у доменах .UA і COM.UA.

Розгляд спору в WIPO Arbitration and mediation center називається процедурою UA-DRP. Процес регулюється «Правилами пoлiтики розгляду спорів про доменні імена» і складається з таких стадій:

Адміністративна процедура чітко регламентована. Розгляд доменного спору займає місяць. У цьому перевага UA-DRP процедури.

• які спори розглядаються комісією WIPO Arbitration and Mediation Center?

Політика вирішення спорів передбачає 3 підстави для позову/

Тотожність або оманлива подібність домену з товарним знаком:

- до товарного знаку доданий описовий, географічний або негативний елемент. У справі Red Bull GmbH проти C.G. відповідач зареєстрував домен <redbullsucks.com>. Такий домен включає товарний знак «RED BULL» в повному обсязі. Єдине відхилення, яке зробив відповідач, полягало в додаванні терміна «sucks». В результаті розгляду позову домен переданий Red Bull GmbH.

- Домен складається з цілеспрямовано невірного написання товарного знака. 

У справі Sanofi (міжнародна французька фармацевтична компанія) проти Domains By Proxy відповідач зареєстрував домен <sanifi.com>. Єдина відмінність між знаком SANOFI і доменом полягає в заміні літери «o» на «i». Така заміна є дезорієнтуючою схожістю між знаком SANOFI і доменним ім'ям. Цікаво, що букви «o» і «i» розташовані поруч одна з одною на типовій «Qwerty» клавіатурі. Один дотик призведе до того, що користувач відвідає сайт відповідача, а не позивача. Комісія прийняла рішення видалити доменне ім'я.

- Додавання до товарного знака інших знаків. 

У справі «Sodexo проти Whois Guard» зареєстрований домен <sodex0.com>. Він ідентичний знаку SODEXO позивача, за винятком заміни букви «о» цифрою «0». Комісія вирішила передати домен позивачеві.

- Домен містить транслітерацію знака або переклад.

Важливо обґрунтувати, що товарний знак має репутацію, впізнаваність, став відмінним ідентифікатором товарів або послуг. Застосуйте аргументи: тривалість використання товарного знака, обсяги продажів товарів, наявність реклами із застосуванням знака.

Повернемося до підстав для позову.

Регистрант не має прав або законних інтересів.

Позивач надає докази відсутності прав реєстранта на домен. Відповідач повинен надати докази зворотного: використання домену для сумлінного надання товарів і послуг, популярність, використання в некомерційних цілях.

Ще одна підстава для позову.

Домен використовується або зареєстрований недобросовісно:

- якщо відповідач мав намір продати домен позивачеві або його конкуренту.

AOL Inc. звернувся з позовом до Dolphin @ Heart. Відповідач зареєстрував домени <aolfrance.com>, <aolgermany.com>, <aolireland.com> and <aolspain.com> з метою продати їх позивачу. Dolphin @ Heart був добре обізнаний про права та інтереси позивача щодо знака "AOL", коли реєстрував доменні імена. Усвідомлював комерційну цінність знаків як засобу ідентифікації. Такі дії визнані комісією недобросовісними. Зареєстровані доменні імена передані AOL Inc.

- Якщо домен зареєстрований, щоб перешкоджати власнику торгової марки використовувати його знак в домені.

K.M. зареєстрував доменні імена <1x.bet> і <1xbet.bet>. Власник товарного знака 1XBET - Navasard Limited. Відповідач проявив недобросовісність - зареєстрував домени, які містили товарні знаки брендів для онлайн ставок. Комісія вирішила, що мета таких дій - блокувати використання товарних знаків конкурентами і передала доменні імена Navasard Limited.

- Якщо домен зареєстрований, щоб порушити звичний хід бізнесу конкурента.

У справі Casumo Media Limited проти F.Z. відповідач зареєстрував домен <casumo.discount>. Сайт включав рекламні посилання, які пропонували конкуруючі продукти. Така поведінка відповідача збільшує ймовірність плутанини, відволікає споживачів від продукту Casumo Media Limited і порушує звичний хід бізнесу.

- Реєстрація з комерційною метою - залучення користувачів на сайт правопорушника або інший об'єкт онлайн. Такими діями створюється помилкове схожість зі знаком позивача.

У справі AB Electrolux проти Aida Ebrahimpour комісія встановила, що відповідач зареєстрував домен <aegco.ir> і використовував його нечесним шляхом, оскільки навмисно намагався залучити користувачів в комерційних цілях на свій веб-сайт. Створював ймовірність плутанини між доменним ім'ям і торговою маркою позивача. Aida Ebrahimpour пропонували послуги підтримки техніки AEG. Відповідач користувався репутацією товарного знака позивача.

Перед поданням позову в WIPO Arbitration and Mediation Center важливо встановити яке порушення мало місце. Щоб не отримати відмову в арбітражі, необхідно аргументувати підстави для повернення або видалення домену.

Антимонопольний комітет України

Закон України «Про недобросовісну конкуренцію» передбачає відповідальність за незаконне використання торговельної марки в домені. Якщо торговельна марка використовується без дозволу або згоди власника, він звертається за захистом доменних імен в Антимонопольний комітет України. У Законі передбачена умова, за якої реєстрація домену буде вважатися неправомірною: використання позначення вводити в оману користувачів сайту.

У 2016 році АМК розглядав заяву ТОВ «РЕХАУ» про порушення ТОВ «Виробничої компанією РЕХАУ» законодавства про недобросовісну конкуренцію. Торгова марка «REHAU» використовувалася в доменному імені http://rehau.kiev.ua без згоди заявника. Домен сайту http://rehau.kiev.ua і логотип «REHAU» на стартовій сторінці сайту формували враження у відвідувачів про те, що власник сайту є структурною одиницею групи «REHAU», що не відповідає дійсності. АМК вирішив, що такі дії порушують закон і зобов'язав товариство «Виробнича компанія РЕХАУ» припинити порушення, виключити з назви товариства і доменного імені сайту http://rehau.kiev.ua торгові знаки REHAU.

План дій із захисту домену

Який спосіб захисту ви б не обрали, потрібно документально підтвердити права на торгову марку. Зробити це можна за допомогою свідоцтва на товарний знак. Якщо його немає, радимо пройти реєстрацію та після цього звертатися до суду, арбітражу або антимонопольного комітету.

Існує 3 види процедур реєстрації торгової марки:

• національна реєстрація в Україні через Укрпатент;
• реєстрація у зарубіжній країні;
• міжнародна реєстрація. Ще її називають мадридською.

Якщо ви ведете бізнес в Україні, реєстрація товарного знаку проводиться в Укрпатенті та займе від року до двох.

Коли діяльність компанії виходить за межі однієї країни, торгову марку реєструють у іноземних державах. Процедура реєстрації у кожній країні відрізняється.

Масштабний захист забезпечує реєстрація торгової марки за мадридською процедурою. Її перевага у тому, що подання однієї заявки може охопити 123 країни.

Після отримання свідоцтва ви можете заборонити зловмисникам використовувати домен та отримати компенсацію. План дій залежить від вихідного положення компанії. Варто оцінити ризики та втрати, а потім обирати спосіб захисту та розробляти стратегію.