Сегодня большинство проектов начинается с создания сайта и регистрации доменного имени. По мере развития бизнеса домен становится частью бренда и генерирует прибыль.
Европейские страны рассматривают домен как объект права интеллектуальной собственности. А вот в украинской юрисдикции найдется практика, когда суды интерпретируют право на домен как право пользования. Вопрос в стратегии защиты права на домен. Выбор зависит от вида спора и способа защиты. Важно, какие требования предъявлены и какая институция рассмотрит спор. С этими вопросами разберемся далее.
Доменные споры: виды
- Киберсквоттинг. Правонарушитель регистрирует домен, повторяющий чужую торговую марку. Иногда владельцы прав на объекты интеллектуальной собственности не инициируют тяжбы в суде или арбитраже и выкупают домен. Так киберсквоттеры получают прибыль от незаконных действий. Часто правонарушители используют домен в коммерческих целях. Например, размещают на сайте рекламу.
В октябре 2020 года Bytedance Ltd. (владелец TikTok) выиграл доменный спор против A.D.. Ответчик зарегистрировал домен <tiktok.fail> для сайта, который позволял загружать контент с TikTok. A.D. использовал товарный знак и логотип, вводил пользователей в заблуждение. По решению арбитража <tiktok.fail> передан владельцу торговой марки - Bytedance Ltd.
- Тайпсквоттинг - регистрация доменов, созвучных с торговыми марками.
В 2011 году корпорация «Google» выиграла дело против ООО «Гоу огле». Ответчик являлся владельцем торговой марки «GoOgle» и зарегистрировал доменное имя <google.ua>. Суд постановил, что торговая марка "GoOgle" похожа настолько со знаком истца "GOOGLE", что их трудно различить. Наличие фонетической схожести очевидно. Свидетельство на товарный знак ООО «Гоу огле» было признано недействительным, а домен передан корпорации «Google». Ответчика не спасло даже то, что торговая марка зарегистрирована для других услуг: организации встреч, брачных агентств.
Способы защиты права на доменное имя
Суд
Владелец прав на торговую марку обращается в суд с требованием запретить незаконное использование торговой марки в доменном имени.
Как отсудить домен?
Чтобы подать иск в суд, необходимо ответить на вопросы:
- кто владелец торговой марки?
В первую очередь юрист по доменным спорам проверит факт документального подтверждения прав интеллектуальной собственности. Права на торговую марку подтверждаются свидетельством на товарный знак. Сразу скажем, что регистрация торговой марки обезопасит от длительных разбирательств и сложного процесса доказывания. В Законе «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» предусмотрено, что свидетельство предоставляет владельцу право запрещать использовать зарегистрированный знак без его согласия.
Словесное обозначение размещается в домене для привлечения внимания потребителя, то есть с коммерческой целью, и является исключительной компетенцией правообладателя. Поэтому для использования обозначения другим лицом необходимо разрешение владельца торговой марки.
Что делать, если необходима защита прав на доменное имя, но торговая марка не зарегистрирована? В таком случае судебному процессу предшествует процедура регистрации торговой марки.
- кто ответчик?
С иском обращаемся к регистранту и регистратору.
Разберемся с участниками процесса на примере. В суде слушается дело компании «Mary Kay» против И.Я. и частного предприятия «Фрихост», где И.Я. – регистрант, частное предприятие «Фрихост» - регистратор.
Получить информацию о регистранте можно:
- с помощью сервиса WHOIS. Но, если регистрант физическое лицо, как в деле «Mary Kay», получить информацию не получится. Сервис предоставит ее в обезличенном виде, защищая персональные данные.
- с помощью адвокатского запроса или истребования информации судом.
В деле Т.С. против ТОВ «Эконом-Восток» регистратор (ООО «Хостин Украина») не предоставил суду информацию о клиенте. ООО «Хостин Украина» обозначил, что общество не требует документов при регистрации. Клиенту достаточно сообщить фамилию, имя, отчество и контакты: электронную почту и номер телефона. Общество не проверяет актуальность, достоверность, полноту и точность предоставленной информации. Регистрант может указать неполные или ложные данные. Суд обозначил, что такая политика предоставления услуг противоречит правовой природе сделки. Договор не может заключаться с анонимным, вымышленным именем, не требуя документов, удостоверяющих личность. Поэтому смело можем говорить об обязанности регистратора идентифицировать регистранта. А в случае возникновения спора – предоставить о нем информацию.
- какие требования заявить?
Исковые требования не могут противоречить законодательству, поэтому важно правильно их сформулировать.
Стоит просить суд обязать правонарушителя прекратить нарушение прав интеллектуальной собственности и передать домен истцу. В деле «Mary Kay» истец просил обязать И.Я. прекратить нарушение прав на торговую марку путем запрета использовать обозначение в сети Интернет и в домене.
Также компания «Mary Kay» обратилась к частному предприятию «Фрихост» с требованием передать доменное имя «mary-key.com.ua» корпорации.
Процесс передачи предусмотрен в «Регламенте публичного домена». Документ разработан ООО «Хостмастер», администраторами публичных доменов и регистраторами. В судебной практике регламенту присвоен статус обычая делового оборота.
Регламентом предусмотрено, что изменения относительно статуса доменного имени осуществляет исключительно регистратор. Значит, требования по переделегированию заявляются к регистратору.
К суду обращаются с ходатайством об обеспечении иска – об ограничении передачи доменного имени в пользу других лиц на время слушания дела. Если не заявить ходатайство, ответчик может инициировать делегирование домена другому лицу, которое не является стороной в деле. Это усложнит и затянет процесс.
Выбрав суд как институцию для защиты домена, будьте готовы, что судебная процедура продлится от года и дольше. Например, дело «Mary Kay» прошло три инстанции и слушалось дольше 2-х лет Но в декабре 2020 кассационный суд решил, что компания ошиблась при выборе суда. Иск подали в гражданский суд, а должны были в хозяйственный. Получается спустя 2 года спор так и не решили.
Рассмотрение спора в арбитражных центрах
Некоммерческая организация The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), которая администрирует систему доменных имен на международном уровне, разработала административную процедуру разрешения доменных споров.
Рассматривать споры уполномочены:
- WIPO Arbitration and Mediation Center;
- The National Arbitration Forum, NAF;
- CPR Institute for Dispute Resolution;
- Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, ADNDRC.
В качестве примера разберем UA-DRP процедуру WIPO Arbitration and Mediation Center (Центр ВОИС).
Владелец торговой марки может обратиться в WIPO Arbitration and Mediation Center для разрешения споров в доменах .UA и COM.UA.
Рассмотрение спора в WIPO Arbitration and mediation center называется процедурой UA-DRP. Процесс регулируется «Правилами политики разрешения споров о доменных именах» и состоит из таких стадий:
Административная процедура четко регламентирована. Рассмотрение доменного спора занимает месяц. В этом преимущество UA-DRP процедуры.
- какие споры рассматриваются комиссией WIPO Arbitration and Mediation Center?
Политика разрешения споров предусматривает 3 основания для иска.
Тождественность или обманчивое подобие домена с товарным знаком:
- к товарному знаку добавлен описательный, географический или негативный элемент. В деле Red Bull GmbH против C.G. ответчик зарегистрировал домен <redbullsucks.com>. Такой домен включает товарный знак «RED BULL» в полном объеме. Единственное отклонение, которое сделал ответчик, заключалось в добавлении термина «sucks». В результате рассмотрения иска домен передан Red Bull GmbH.
- Домен состоит из целенаправленно неверного написания товарного знака. В деле Sanofi (международная французская фармацевтическая компания) против Domains By Proxy ответчик зарегистрировал домен <sanifi.com>. Единственное различие между знаком SANOFI и доменом заключается в замене буквы «o» на «i». Такая замена является сбивающим с толку сходством между знаком SANOFI и доменным именем. Интересно, что буквы «o» и «i» расположены рядом друг с другом на типичной «Qwerty» клавиатуре. Одно касание приведет к тому, что пользователь посетит сайт ответчика, а не истца. Комиссия приняла решение удалить доменное имя.
- Добавление к товарному знаку других знаков. В деле «Sodexo против Whois Guard» зарегистрирован домен <sodex0.com>. Он идентичен знаку SODEXO истца, за исключением замены буквы «о» цифрой «0» . Комиссия решила передать домен истцу.
- Домен содержит транслитерацию знака или перевод.
Важно обосновать, что товарный знак приобрел репутацию, узнаваемость, стал отличительным идентификатором товаров или услуг. Примените аргументы: длительность использования товарного знака, объемы продаж товаров, наличие рекламы с применением знака.
Вернемся к основаниям для иска на домен.
Регистрант не имеет прав или законных интересов.
Истец предоставляет доказательства отсутствия прав регистранта на домен. Ответчик должен предоставить доказательства обратного: использование домена для добросовестного предоставления товаров и услуг, известность, использование в некоммерческих целях.
Домен используется или зарегистрирован недобросовестно:
- если ответчик намеревался продать домен истцу или его конкуренту.
AOL Inc. обратился с иском к Dolphin@Heart. Ответчик зарегистрировал домены <aolfrance.com>, <aolgermany.com>, <aolireland.com> and <aolspain.com> с целью продать их исцу. Dolphin@Heart был хорошо осведомлен о правах и интересах истца в отношении знака "AOL", когда регистрировал доменные имена. Осознавал коммерческую ценность знаков как средства идентификации. Такие действия признаны комиссией недобросовестными. Зарегистрированные доменные имена переданы AOL Inc.
- Если домен зарегистрирован, чтобы препятствовать владельцу торговой марки использовать его знак в домене.
K.M. зарегистрировал доменные имена <1x.bet> и <1xbet.bet>. Владелец товарного знака 1XBET - Navasard Limited. Ответчик проявил недобросовестность - зарегистрировал множество доменов, которые содержали товарные знаки брендов для онлайн ставок. Комиссия решила, что цель таких действий - блокировать использование товарных знаков конкурентами и передала доменные имена Navasard Limited.
- Если домен зарегистрирован, чтобы нарушить привычный ход бизнеса конкурента;
В деле Casumo Media Limited против F.Z., ответчик зарегистрировал домен <casumo.discount>. Сайт включал рекламные ссылки, которые предлагали конкурирующие продукты. Такое поведение ответчика увеличивает вероятность путаницы, отвлекает потребителей от продукта Casumo Media Limited и нарушает привычный ход бизнеса.
- Регистрация с коммерческой целью - привлечение пользователей на сайт правонарушителя или другой объект онлайн. Такими действиями создается ложное сходство со знаком истца.
В деле AB Electrolux против Aida Ebrahimpour комиссия установила, что ответчик зарегистрировал домен <aegco.ir> и использовал его недобросовестно, поскольку намеренно пытался привлечь пользователей в коммерческих целях на свой веб-сайт. Создавая вероятность путаницы между доменным именем и торговой маркой истца. Aida Ebrahimpour предлагали услуги поддержки техники AEG. Ответчик пользовался репутацией товарного знака истца.
Перед подачей иска в WIPO Arbitration and Mediation Center важно установить какое нарушение имело место. Чтобы не получить отказ в арбитраже, нужно аргументировать основания для возвращения или удаления домена.
Антимонопольный комитет Украины
Закон Украины «О недобросовестной конкуренции» предусматривает ответственность за незаконное использование торговой марки в домене. Если торговая марка используется без разрешения или согласия владельца, он обращается за защитой доменных имен в Антимонопольный комитет Украины. В Законе прописано условие, при котором регистрация домена будет считаться неправомерной: использование обозначения вводит в заблуждение пользователей сайта.
В 2016 году АМК рассматривал заявление ООО «РЕХАУ» о нарушении ООО «Производственной компанией РЕХАУ» законодательства о недобросовестной конкуренции. Торговая марка «REHAU» использовалась в доменном имени http://rehau.kiev.ua без согласия заявителя. Домен сайта http://rehau.kiev.ua и логотип «REHAU» на стартовой странице сайта формировали впечатление у посетителей сайта о том, что владелец сайта - структурная единица группы «REHAU», что не соответствует действительности. АМК решил, что такие действия нарушают закон и обязал общество «Производственная компания РЕХАУ» прекратить нарушения, исключить из названия общества и доменного имени сайта http://rehau.kiev.ua торговых знаков REHAU.
План действий по защите домена
Какой-бы способ защиты вы не выбрали, нужно документально подтвердить права на торговую марку. Сделать это можно с помощью свидетельства на товарный знак. Если его у вас нет, советуем пройти регистрацию и после этого обращаться в суд, арбитраж или антимонопольный комитет.
Существует 3 вида процедур регистрации торговой марки:
- национальная регистрация в Украине через Укрпатент;
- регистрация в зарубежной стране;
- международная регистрация. Еще ее называют мадридской.
Если вы ведете бизнес в Украине, регистрация товарного знака проводится в Укрпатенте и займет от года до двух.
Когда деятельность компании выходит за рамки одной страны, торговую марку регистрируют в иностранных государствах. Процедура регистрации в каждой стране отличается.
Масштабную защиту обеспечивает регистрация торговой марки по мадридской процедуре. Ее преимущество в том, что подача одной заявки может охватить 123 страны.
После получения свидетельства вы сможете запретить злоумышленникам использовать домен и получить компенсацию. План действий зависит от исходного положения компании. Стоит оценить риски и потери, а после выбирать способ защиты и разрабатывать стратегию.
